今年 6 月,WordPress 基金会状告 Jeff
Yablon,称后者网站的域名含有 WordPress
字符串,侵犯了其商标权,要求 Jeff 停止使用该域名,并赔偿其损失 100,000
美元。9
月下旬,双方就此案达成协议,庭外和解。本文将详细想你介绍本案的来龙去脉。

商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。在先注册并使用域名,使相关域名与使用人之间产生稳定关联关系,不属于将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的情况。商标意义上的使用需与相关商品和服务产生一定关联,仅将注册商标用于微博名称,不属于商标性使用行为。

域名侵权案的由来

Jeff Yablon于2014年11月份注册了 thewordpresshelpers.com
域名,并创建了The WordPress
Helpers网站,意思是“WordPress助手”。该网站内容专注于WordPress,包括WordPress,教程,以及关于WordPress建站平台的其他有关内容。

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The
WordPress Helpers网站于2015年1月份上线,之后不久,WordPress基金会的律师就联系上了他。根据Yablon的说法,他与
基金会的人进行了商谈,希望能够继续使用该域名。双方的协商于2015年6月18日宣告失败,基金会一纸诉状告上了法庭。

原告秦皇岛鸿顺科技开发有限公司申请注册了第35类、第42类“zoho”商标,原告认为被告卓豪公司、卓迈公司在其官方网站www.zohocorp.com.cn、www.zoho.com.cn、服务软件、产品手册、自媒体平台等将“ZOHO”商标在同类服务上进行突出使用,且持续在对外的销售和宣传中使用该商标,侵犯了原告的商标权。为此诉至法院,要求判令二被告停止侵权并承担赔偿责任。

诉讼双方的主要观点

你可以在这里查看到WordPress基金会上诉书的全文(英文,.pdf文件)。

简单的说,WordPress基金会上诉书的主要内容包括:

  • 被告在未经WordPress基金会的明确授权的情况下,在顶级域名中使用WordPress字符串,侵犯了其商标权;

  • 除了 TheWordPressHelpers.com 外,被告还注册了其他至少六个包含
    WordPress 的域名,包括:TheWordPressHelpDesk.com,
    TheWordPressTrainers.com, TheWordPressTeachers.com, 以及
    TheWordPressTutors.com 等;

  • 在2015年1月发现了被告侵权行为之后,WordPress基金会要求被告停止使用侵权域名,并将其转交给WordPress基金会;

  • 被告拒绝原告的要求,并于2015年5月开始进行反诉讼行动;

  • WordPress基金会要求域名侵权方法定赔偿金1,000 ~ 100,000 美元;

  • WordPress基金会要求被告承担原告侵权费、律师费、以及域名侵权期间获得的全部收入。

被告Jeff Yablon熟悉美国法律,做出了如下答复,主要内容包括:

  • WordPress基金会注册字符商标的申请书递交于2014年11月7日,晚于被告域名注册日期,2014年11月1日。也就是说,该域名申请于前,WordPress商标申请于后,申请该字符商标的时候,被告域名已经存在;

  • WordPress基金会早前允许用户使用WordPress九字母,比如用在二级域名中;

  • 澳门新葡亰8455下载app,WordPress基金会的商标申请,意在保护WordPress品牌,以防止他人使用其商标欺骗用户,误导用户相信其网站为官方网站。但是,被
    告网站的每个页面都注明了其为非官方网站,与WordPress.com,
    WordPress.org, Automattic公司, 以及WordPress基金会不存在隶属关系。

  • WordPress基金会允许某些盈利机构使用其WordPress商标,比如WordPress
    Seo by Yoast插件(最有名的seo插件);

  • 原告的商标权未能始终如一地执行。比如WordPress允许某些网站使用商标,未能始终如一地执行商标权,可以解释为原告放弃了其商标权。

二被告共同答辩认为其对涉案商标及域名享有在先权利,其成立于2002年,提供网络开发服务,在全球有200多家客户,提供ssas服务等商业应用。二被告在先使用zoho标识并在域名中包含了该标识,且有知名度。二被告认为其使用具有正当性,长期在先使用不会造成公众混淆误认。且原告未使用涉案商标,其无权禁止二被告对涉案商标进行使用。

律师一战到底

美国商标专利局的网站上,提供有商标专利注册申请的相关文件可供访客查询。2014年11月7日,WordPress基金会提交了注册WordPress字母商标的商标申请书,该字母商标不包含任何特殊的字体、样式、大小和颜色。

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注册商标的申请公示到商标局公报上之后,任何会因该商标而受到伤害的第三方,都可以向商标审理及申诉委员会提出反对。如果30天内没有第三方反对该商标的申请,那么商标局将会在商标申请书公告11周之后发放商标注册证书。

商标局公报于2015年4月14日发布了WordPress字母商标的申请书。2015年5月5日,Yablon提出反对,指出WordPress基金会注册的九字母商标将会使他和其他许多公司受到严重的不利影响。WordPress基金会的律师在2015年6月19日做出回应,要求商标审理及申诉委员会暂停该九字母商标的注册流程,直到地方法院做出裁决。

2015年6月21日,Yablon提出动议,请求缺席审判,并反对基金会请求暂停商标注册流程的要求。

2015年9月9日,美国商标局行政法官David
Mermelstein做出回应,不仅拒绝了Yablon的缺席审判请求,而且暂停了WordPress字母商标的注册流程,直到官司结束。

由于商标注册流程已经暂停,Yablon无法向商标审理及申诉委员会提出新的动议。剩下的就是等待法院作出判决。

本案焦点

庭外和解

2015年9月21日,Yablon与WordPress基金会达成庭外和解协议。

本案争议焦点主要有二点:一是二被告在网站、服务软件、宣传图册、产品手册上等使用含有“zoho”字样的行为是否构成对原告鸿顺公司享有的“zoho”商标权的侵犯;二是二被告在域名中使用“zoho”字样是否构成对原告商标权的侵犯。

Yablon的责任和义务

根据该和解协议,在2015年10月15日之前,Yablon停止使用包含WordPress名称,标志(logo),商标,以及其他与WordPress近似的名字和容易混淆的标志。

Yablon还要在以下场合停止使用WordPress标志,包括单独版本以及与其他字母图像合成的版本,包括但不限于:

  • 在公司名称中;

  • 在网站meta标签中;

  • 域名中;

  • 个性化网址中;

  • Yablon网站的广告关键词中;

  • 社交网站账户以及名称中;

  • 室内外广告中;

  • 信纸中;

  • 文具中;

  • 名片中。

Yablon还必须遵守WordPress商标及域名使用条款。

在以上条款生效(2015年10月15日)5日内,Yablon必须将其拥有的与WordPress商标相关的所有域名转交给基金会。

最后但同样重要的是,Yablon必须承认,WordPress基金会独家拥有WordPress标志和商标、以及注册包含WordPress的产品及服务的权利。

Yablon不得做有违WordPress基金会商标权及注册权的事情,包括但不限于,与WordPress基金会名称有竞争关系的、与WordPress标志及商标注册有关的事情。

针对争议焦点一,法院认为,二被告对相关标识的使用行为系商标性使用,二被告对zoho标识的使用情况分为两种,对于“z”“o”“h”“o”艺术字的使用,由于“zoho”字母商标本身的显著性不高,艺术字的使用方式与原告商标不构成近似,不构成侵犯商标权;对于“zoho”标识的使用,虽然系相同商标,使用在类似商品上,但二被告对涉案标识的使用使之具有一定知名度,相关公众会建立稳定的联系,而不会导致其误认,从而混淆其来源,故二被告的行为不构成商标侵权行为。

WordPress基金会的责任和义务

Yablon将其包含wordpress的域名转交给WordPress基金会,并且不再违反以上和解协议的情况下,WordPress基金会将其域名重定向到Yablon自己选择的新域名,直到和解生效6个月之后或者2016年4月1日,以其中较晚的日期为准。

域名转移之后10日内,基金会将向法院提交文件,撤销对Yablon的诉讼。

只要Yablon不在违反该和解协议,基金会同意不再就和解协议生效之前的侵权行为进行上诉。

WordPress基金会不反对Yablon在自己域名的子域名、子目录、以及任何次层目录中使用WordPress商标。

比如但不限于这样, wordpress.answerquy.com 或者 answerguy.com/wordpress
,来提供与WordPress有关的服务,拓展WordPress品牌,但不得侵犯WordPress基金会的权益。

针对争议焦点二,卓豪公司的域名注册、使用时间远远早于鸿顺公司的商标注册时间,且卓豪公司在域名注册后一直以此域名来运营相关网站,涉案域名并已获得一定知名度。对于卓迈公司,其虽于鸿顺公司注册涉案商标后,即2014年11月通过受让取得了www.zoho.com.cn的域名,但其作为卓豪公司的关联公司,其对该域名的使用并不存在上述规定中的“恶意”,原告对此亦未举证证明,且鸿顺公司仅提供证据证明其享有“zoho”的微博账号,而对于其是否存在相关产品,是否运营此类服务未予举证证明。故在此情况下,不能认定卓豪公司与卓迈公司对相关域名的注册使用存在商标侵权恶意,不会造成相关公众的误认。相反,卓豪公司、卓迈公司对相关域名享有合法权益,该权益应受到法律保护。

最后一些感想

这起域名侵权诉讼案,在WordPress社区引起了很大的争论。一方面,绝大部分用户认为Jeff
Yablon的网站域名,侵犯了WordPress基金会的商标权;另一方面,WordPress基金会要求100,000美元的赔偿,有些狮子大开口。

现在,双方已经达成和解。之后,WordPress基金会的九字母商标注册流程将继续进行。

早在2006年,WordPress就已经被注册为商标,不过那个商标与这九个字母无关。不过,从2006年开始,WordPress就要求站长不要在顶级域名中使用WordPress这九个字母。当然,这种要求是否具有法律效力,我就不太清楚了。

根据WordPress基金会的建议,如果你想做一个与WordPress内容相关的网站,你可以在顶级域名中使用wp来代替;或者,你也可以在自己控制的域名下的子域名、子目录中使用wordpress九个字母。

举个例子,这样是不可以的(不区分大小写):

  • WordPressWebsite.com — 顶级域名包含WordPress

  • WordPressHelper.co — 顶级域名包含WordPress

  • WordPress.net.cn — 顶级域名包含WordPress

  • the-wordpress-theme.us — 顶级域名包含WordPress

这样是可以的:

  • wpWebSite.org — 使用 wp 来代替 WordPress

  • WordPress.goodguy.com — 在子域名中使用WordPress

  • bestheme.co.uk/wordpress — 在子目录中使用WordPress

虽然说WordPress九字母商标仍在申请流程之中,但是绝大部分网友对于WordPress九字母商标还是非常尊重的。其中有一位网友说的话,很具有代表性:

WordPress给予我们的太多了,并且不要求太多回报,只是要你不注册包含WordPress字母的域名。作为一个WordPress受益者,我认为这是非常划算的交易。我很乐意继续遵守这样的规则。

我也认同这位网友的观点。确实如此,目前全世界的网站中,每4个中就有1个使用WordPress;在全世界所有使用cms搭建的网站中,每3个中就有2个使用WordPress。WordPress给予我们的太多,我们应该对WordPress的商标保持应有的尊重。

你呢,怎么看待这起域名侵权诉讼案呢?欢迎各位 OSCer 发表自己的看法。

转自:
   

最后,法院判决驳回了原告全部诉讼请求。

法官释法

一、判断商标侵权的要件:应当从以下几个要件进行判断:

一是被控侵权行为是否属于商标法意义上的使用行为。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”因此,判断是否为商标法意义上的使用行为,应当从实际使用方式和使用效果来看,其是否已经起到了标识商品来源的功能。

二是被控行为是否将与涉案商标标志相同或近似的标志使用于与涉案商标指定使用的商品相同或类似的商品上。《中华人民共和国商标法》第五十七条第一、二项中分别规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定“商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定“商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。”第五十二条规定,人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。根据上述法律规定,在判断商标是否构成相同或近似时,首先要判断的是商标的显著性程度,判断是否容易使相关标识与之产生近似感。

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